Original Penguin demanda a Pudgy Penguins por choque de marcas en prendas

Un litigio entre una marca de ropa tradicional y una compañía Web3 ha llegado a un tribunal federal en Florida.

PEI Licensing, la firma detrás de la marca de indumentaria Original Penguin, presentó una demanda contra el proyecto de tokens no fungibles (NFT) Pudgy Penguins, alegando infracción de marca, dilución y competencia desleal vinculadas a productos de vestir.

El caso se centra en el uso por parte de Pudgy Penguins de una identidad con temática de pingüinos en prendas y en solicitudes de marca en Estados Unidos.

PEI sostiene que las marcas y la mercancía del proyecto NFT generan confusión con sus marcas PENGUIN, establecidas desde hace décadas en prendas de vestir.

Disputa de marcas sobre prendas

PEI Licensing afirma que Pudgy Penguins utilizó y trató de registrar marcas que se asemejan a su imagen.

La demanda indica que Pudgy Penguins empleó marcas denominativas y figurativas con temática de pingüinos vinculadas a prendas y bienes relacionados.

PEI sostiene que dichas marcas son confusamente similares a su marca denominativa federalmente registrada PENGUIN y a las marcas figurativas de pingüino utilizadas por la marca Original Penguin.

Según la demanda, PEI ha usado la marca denominativa PENGUIN desde al menos 1967.

La compañía también afirma que un diseño de pingüino apareció en sus prendas ya en 1956.

La demanda alega que la actividad marcaria de Pudgy Penguins usurpa los derechos de propiedad de PEI y podría llevar a los consumidores a asociar ambas marcas.

Carta de cese y desistimiento

PEI Licensing dijo que intentó resolver la cuestión antes de presentar la demanda, enviando a Pudgy Penguins una carta de cese y desistimiento en octubre de 2023.

La carta indicaba que los productos de Pudgy Penguins infringen y diluyen las marcas de Original Penguin.

También exigía que el proyecto NFT retirara varias solicitudes presentadas a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para registrar marcas relacionadas con pingüinos.

PEI afirma que la supuesta infracción podría generar confusión entre los consumidores que compren prendas y productos relacionados.

Acción judicial y peticiones

La demanda solicita al tribunal impedir que Pudgy Penguins obtenga protección marcaria para su identidad relacionada con pingüinos.

PEI Licensing pidió que el tribunal ordene a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos que rechace las solicitudes de marca pendientes de Pudgy Penguins.

La compañía también solicitó al tribunal que impida al proyecto NFT continuar con actividades que supuestamente infringen las marcas de Original Penguin.

PEI pidió además que Pudgy Penguins destruya los productos que puedan confundirse con sus marcas y entregue las ganancias generadas por la mercancía vinculada a las marcas en disputa.

Respuesta de Pudgy Penguins

Pudgy Penguins rechazó las acusaciones y dijo que tiene la intención de impugnar el caso.

Jennifer McGlone, la jefa legal del proyecto, afirmó que la compañía se sorprendió por la demanda, especialmente porque ambas partes habían estado en conversaciones destinadas a resolver el asunto de forma privada.

Añadió que Pudgy Penguins había avanzado sus solicitudes de marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y considera que las reclamaciones carecen de fundamento.

La compañía sostiene que las marcas son visualmente distintas y que se dirigen a audiencias y mercados diferentes.

McGlone también afirmó que Pudgy Penguins ya ha obtenido múltiples aprobaciones de solicitudes de marca por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos que cubren la marca Pudgy Penguins y marcas relacionadas.